2021.11.19

契約審査・契約書レビュー：ライセンス契約とは？契約締結時に押さえておきたいポイントについて

by 弁護士小野智博

1 ライセンス契約とは
2 ライセンス契約でよくあるトラブル事例
3 ライセンス契約締結時のチェックポイント
4 まとめ

知的財産権のライセンス契約は、企業間のビジネスにおいて活用される機会の多い類型です。本稿では、ライセンス契約の基本的知識について確認するとともに、ライセンス契約を締結する際の注意点について解説します。

ライセンス契約とは

ライセンス契約の基本的知識

ライセンス契約とは、他社が保有する知的財産権を使用する場合や、自社が保有する知的財産権を他社が使用する場合に、知的財産権の使用許諾やその対価などの具体的な条件を定める契約です。知的財産権の中には、特許権や実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウなどがあります。

ライセンス契約が必要となる主な事例は以下の通りです。

商標権に関するもの

例えば、他社が保有するブランド名（商標）を記載した商品を生産・販売する場合などに締結します。

著作権に関するもの

例えば、他社が著作権を保有するキャラクターを印刷した商品を生産・販売する場合などに締結します。

特許権に関するもの

例えば、他社が開発した技術や特許発明を利用して、自社製品を開発する場合などに締結します。

ソフトウェアの利用に関するもの

例えば、他社が開発したソフトウェアの技術を自社で利用する場合などに締結します。

ライセンス契約書の記載事項

ライセンス契約書に記載される一般的な項目は以下の通りです。

定義：契約書で使用する用語の定義を記載します。
実施許諾：知的財産権を保有している企業が、他社に自社の権利の使用を許諾することや、その使用範囲について記載します。
ライセンス料：実施許諾の対価としてライセンス料を記載します。ライセンス料の設定方法は、一括払いや、イニシャルフィー（契約一時金）、ランニング・ロイヤリティ（実施数量に応じた定期的な支払い）などがあります。
再実施許諾の禁止：第三者に対する再実施許諾を禁止する場合は、契約書上で明記しておくことが望ましいと言えます。
実施報告：知的財産権を保有する企業は、知的財産権を使用する企業から定期報告を受けられるようにしておくことが望ましいと言えます。報告内容には、ライセンス料を計算するための売上や利益、販売個数などが含まれます。また、その報告が適正なものかを確認するために、根拠資料となる帳簿書類の保管義務や、虚偽があった場合の措置を定めておくと良いでしょう。
特許の表示：知的財産権を使用する商品やサービスに、知的財産権の許諾を受けていることの表示を義務付ける場合や、当該表示を禁止する場合は、そのことを定めます。
契約期間：ライセンス契約の契約期間を明確にするために定めます。
解除：契約違反や信頼関係を破壊するような一定の事由が生じたときに、契約を解除できるように規定します。
譲渡禁止：ライセンス契約に基づく権利や義務の第三者への譲渡を禁止する場合はその内容を定めます。
合意管轄：訴訟などのトラブルに発展した場合に備え、管轄する裁判所について定めます。

ライセンス契約書作成時の注意点

ライセンス契約書作成時の注意点について、知的財産権を保有している企業、使用する企業それぞれの観点から解説します。

知的財産権を保有している企業が注意すべき点

独占契約の場合は内容をしっかり吟味する

独占的なライセンスを付与する場合は、独占契約の対象となる地域や製品、利用目的を限定するなど、独占の範囲を検討する必要があります。範囲の限定をせず完全な独占を認めてしまうことで、他社とその知的財産権でライセンス契約を締結することができなくなってしまいます。仮に、完全に独占契約とする場合には、ライセンス料や解約条項にも工夫が必要です。特に、売上や利益に連動したライセンス料とする場合には、売上がないとライセンス収入がゼロになりかねないため、注意しましょう。ライセンス料の最低額を設定することや、一定期間ライセンス料が発生しなければ契約を解除するという条項を設けるなどの方法もあります。

ライセンス料の過少申告に注意する

売上や利益に連動してライセンス料が発生する契約形態の場合には、売上や利益を過少申告される可能性があります。正確な売上や利益を把握するために、報告を義務付けることや、帳簿を確認できるようにすること、過少申告した場合の違約金などの規定を契約書上に明記しておくことが効果的です。

知的財産権を使用する企業が注意すべき点

独占契約の場合は具体的な内容まで明記する

知的財産権を使用する企業にとって、独占的なライセンスの付与を認めてもらうことには大きなメリットがあります。独占契約の場合には、他の企業とライセンス契約を結ばないというものなのか、知的財産権を保有する企業自体も使用を禁止する専用実施権とするのかを確認し、契約書上に明記する必要があります。なお、専用実施権を設定する場合は特許庁への登録が必要です。

適切な契約期間、契約期間終了時の対応について確認する

事業の途中でライセンス契約が終了してしまうことのないように、契約期間を適切に定める必要があります。また、契約期間終了後の対応については、既に製造した商品の取り扱いに関して、ライセンス契約終了後も販売を可能にする契約条項を設定しておくと良いでしょう。

ライセンス料が適切かを検討する

ライセンス料は、売上や利益に応じて支払う形態と定額を支払う形態があります。事業モデルを検討し、無理のないライセンス料を設定することが大切です。

ライセンス契約でよくあるトラブル事例

ライセンス契約でよくあるトラブル事例を紹介します。後日のトラブル防止のためにも、契約前の段階で、よくあるトラブル事例について知っておきましょう。

複数の企業と同様のライセンス契約を結んでしまった

ライセンス契約は、ライセンスの付与が独占的であるとは限りません。ライセンス料が低額の場合や、展開しやすいビジネス形態の場合、せっかくライセンス契約を締結しても、類似の商品やサービスを提供する企業が複数出てきてしまいます。そうなると、費用と時間をかけてライセンス契約を締結しても、競争力が失われる可能性があります。

上場やM&Aの障害となる可能性がある

ライセンス契約の内容が問題となって、上場やM&Aの障害となる可能性があります。特に、ライセンス契約が終了した際に業績に大きなリスクがあるような場合は、注意が必要です。

ライセンス契約関連の負担が大きい

ライセンス契約を締結したものの、思うように業績が上がらない場合にはライセンス料の負担が過大になることがあります。特に、ライセンス料を固定で支払っている場合や、売上に応じてライセンス料の割合が高くなるような契約をしている場合には注意が必要です。また、ライセンス契約に関連して進捗報告などの義務を設定している場合、それが思わぬ負担となってしまうケースもあります。

ライセンス契約締結時のチェックポイント

先述のトラブル事例を踏まえ、ライセンス契約時に確認すべき点を見てみましょう。

ライセンス契約の対象物は？利用目的は？

ライセンス契約を締結する際には、契約の対象となる物を明確に特定する必要があります。さらに、ライセンスの利用目的や利用範囲も確認しておきましょう。後々のトラブルを避けるためには、どのように製品化するのかだけでなく、プロモーション方法や流通経路についても明確に定めておく必要があります。

独占か、非独占か？

独占契約の場合、競争力という面でメリットがありますが、その分ライセンス料等の契約条件が厳しくなることが予想されます。そのため、独占契約が可能な状況であったとしても、それが自社に本当に見合った契約なのか、検討する必要があります。

ライセンス料は自社に見合っているか？

ライセンス料には、月額などの定額で支払う場合と、売上や利益に応じてライセンス料が決まる場合があります。当初の売上予測を下回ってしまうケースなども想定し、適切なライセンス料を検討しましょう。特に、どうしてもライセンス契約を締結したい時などは、知的財産権を保有している会社の条件を受け入れてしまいがちですが、冷静な判断が必要です。

契約期間は？契約終了時の条件も重要

市場の状況は変化するものです。そのため、状況に応じて意思決定ができるように、契約期間に関しても十分に検討する必要があります。同時に、契約が終了した際の条件も非常に重要です。ライセンスを用いて製造した商品は契約終了後も販売可能かなど、具体的に定めておきましょう。

競業避止の条件は？

知的財産権を保有している企業が、競業避止の条件を出すことがあります。自社のライセンスに力を割いてもらうことが目的ですが、使用する側にとっては他のライセンス契約が締結できなくなることでビジネスの幅が狭まってしまう可能性があります。ライセンス料との兼ね合いになる部分もあるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

このようにライセンス契約は内容次第では、後々大きなトラブルに発展する可能性もあるものです。そのため、契約締結時には契約内容を精査する必要があります。自社内だけでは専門的な内容に不安がある場合は、事前に弁護士への相談をおすすめします。

※本稿の内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者：弁護士小野智博
弁護士法人ファースト＆タンデムスプリント法律事務所　代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる！ECビジネスのための法律超入門」